Fallstudien · Fallstudie 06 · Marken · Gericht der EU
Shopify gegen EUIPO, Rechtssache T-222/21: Wenn eine große Plattform Ihre Marke will, wird die Verteidigung auf der Software aufgebaut.
2017 lassen wir die Unionsbildmarke „Shoppi“ für eine Zahlungs- und Local-Commerce-Plattform eintragen. Shopify, eine der größten E-Commerce-Plattformen der Welt, beantragt die Nichtigerklärung wegen Verwechslungsgefahr mit „SHOPIFY“. Drei europäische Instanzen später gehört die Marke weiterhin uns, und das Urteil des Gerichts der EU wird in Kommentaren als Präzedenzfall zum Wortstamm „SHOP“ zitiert. Diese Fallstudie handelt von der Methode: wie man die technische Seite einer Markenverteidigung vorbereitet, wenn die Gegenseite hundertmal größer ist.
PDF · 3 Seiten Zugehörige Leistung: IP-Gutachten →
Steckbrief
Rolle
Mitinhaber der Marke und verantwortlich für die technische Einordnung; die Verteidigung führten die beauftragten Anwälte
Gegenseite
Shopify Inc., vertreten durch eine der führenden deutschen IP-Kanzleien
Verfahren
EUIPO-Nichtigkeitsabteilung; Beschwerdekammer R 785/2020-2 (18.02.2021); Gericht der EU T-222/21 (12.10.2022)
Meine Beiträge
Technisches Dossier zum Zeichen in der Software (wo es erscheint, wie Nutzer es lesen), Nachweise zur Verwendung von „shop“ in der Branche, USPTO-Unterlagen, Aufbau der Argumentation mit den Anwälten
Öffentliche Quellen
ECLI:EU:T:2022:633; CURIA-Register; Kommentar Wiggin LLP
Dauer
Europäischer Strang 2019-2022, mit parallel begleiteten Verfahren vor anderen Ämtern
Ausgangslage
Eine 2017 eingetragene Bildmarke für eine Zahlungs- und Verkaufs-App für stationäre Händler. 2020 bringt Shopify „Shop Pay“ und „Shop“ auf den Markt und leitet parallel Widersprüche und Nichtigkeitsverfahren gegen „Shoppi“ in mehreren Ländern ein. Für ein Start-up mit vier Entwicklern ist allein die Fristenverwaltung vor vier Ämtern eine Vollzeitaufgabe.
Problem
Auf dem Papier ähneln sich die Zeichen: gleicher Wortstamm, gleiche Branche, identische oder ähnliche Dienstleistungen. Die klassische Verteidigung, die Unterschiede zwischen den Wörtern aufzuzählen, reicht gegen eine bekannte Marke nicht aus. Zwei Dinge mussten gezeigt werden: dass der Stamm „SHOP“ für jeden, der online verkauft, beschreibend ist und deshalb niemanden schützt, und dass „SHOPIFY“ keine erhöhte Kennzeichnungskraft hatte, die das Ergebnis hätte ändern können.
Was ich getan habe
- Den Vergleich vom Wortschatz auf das Produkt verlagert: wie und wo das Zeichen in der Software erscheint, was ein Händler bei der Nutzung sieht, in welchem Kontext er „Shoppi“ und in welchem „Shopify“ begegnet. Verwechslungsgefahr wird am realen Publikum gemessen, Fachleuten mit erhöhter Aufmerksamkeit.
- Nachweise zur Verwendung des Wortes „shop“ in der Branche gesammelt: eingetragene Marken, Produktnamen, Benutzeroberflächen. Ein Stamm, den alle verwenden, kann für niemanden das dominierende Element sein.
- Mit den Anwälten die Argumentation aufgebaut, die in jeder Instanz gehalten hat: Ähnlichkeit beschränkt auf ein nicht schutzfähiges Element, kein Nachweis erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke, keine Verwechslungsgefahr.
- Die technischen Unterlagen für die parallelen Verfahren in den USA vorbereitet und das Domain-Portfolio der Gruppe persönlich verwaltet, einschließlich UDRP- und URS-Verfahren.
Ergebnis
Die Nichtigkeitsabteilung weist den Antrag von Shopify vollständig zurück; die Beschwerdekammer bestätigt im Februar 2021; das Gericht der Europäischen Union weist die Klage am 12. Oktober 2022 ab: keine Verwechslungsgefahr, „SHOP“ ist ein beschreibendes Element, das das Gewicht der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen mindert. Die Marke bleibt eingetragen und in Gebrauch. Dasselbe technische Dossier diente, mit Anpassungen, den parallelen Verfahren vor anderen Ämtern.
Was ich anders machen würde
- Ich hätte den Namen mit einer strengeren Recherche nach älteren Rechten gewählt. Ein beschreibender Stamm wie „shop“ ist verteidigbar, und wir haben es bewiesen, aber er kostet Jahre an Verfahren, die ein Fantasiename nie angezogen hätte. Heute sage ich das jedem Mandanten vor der Anmeldung.
- Das technische Dossier hätte ich vom ersten Tag an aufgebaut, nicht erst nach dem ersten Widerspruch: datierte Screenshots, Softwareversionen, Marketingmaterial mit sicherem Datum. Beweise sammelt man, solange noch niemand danach fragt.
- Ein Streit vor vier Ämtern braucht ein einziges Register für Fristen und Aktenzeichen. Ich habe es zu spät angelegt; heute ist es das Erste, was ich für einen Mandanten vorbereite.
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