Casi studio · Caso studio 06 · Marchi · Tribunale UE
Shopify contro EUIPO, causa T-222/21: quando una grande piattaforma vuole il tuo marchio, la difesa si costruisce sul software.
Nel 2017 registriamo in Europa il marchio figurativo «Shoppi» per una piattaforma di pagamenti e vendita locale. Shopify, una delle maggiori piattaforme e-commerce al mondo, ne chiede l'annullamento per rischio di confusione con «SHOPIFY». Tre gradi di giudizio europei dopo, il marchio è ancora nostro e la sentenza del Tribunale UE viene citata dai commentatori come precedente sulla radice «SHOP». Questo caso racconta il metodo: come si prepara la parte tecnica di una difesa di marchio quando la controparte è cento volte più grande.
PDF · 3 pagine Il servizio collegato: Perizie IP →
Scheda del caso
Ruolo
Co-titolare del marchio e responsabile dell'inquadramento tecnico; i legali di fiducia hanno curato la difesa
Controparte
Shopify Inc., assistita da uno dei principali studi tedeschi di proprietà intellettuale
Procedimenti
EUIPO, divisione di annullamento; Commissione di ricorso R 785/2020-2 (18.02.2021); Tribunale UE T-222/21 (12.10.2022)
Cosa ho prodotto
Dossier tecnico sul segno nel software (dove compare, come lo legge l'utente), raccolta di evidenze sull'uso di «shop» nel settore, documenti per l'USPTO, impostazione della tesi con i legali
Fonti pubbliche
ECLI:EU:T:2022:633; registro CURIA; commentario Wiggin LLP
Durata
Filone europeo 2019-2022, con procedimenti paralleli seguiti in altri uffici
Contesto
Un marchio figurativo registrato nel 2017 per un'app di pagamenti e vendita per negozi fisici. Nel 2020 Shopify lancia «Shop Pay» e «Shop» e, in parallelo, avvia opposizioni e azioni di annullamento contro «Shoppi» in più giurisdizioni. Per una startup con quattro sviluppatori, la sola gestione delle scadenze su quattro uffici è un lavoro a tempo pieno.
Problema
Sulla carta i segni si somigliano: stessa radice, stesso settore, servizi identici o simili. La difesa classica, elencare le differenze fra le parole, non basta contro un marchio notorio. Serviva dimostrare due cose: che la radice «SHOP» è descrittiva per chiunque venda online, quindi non protegge nessuno, e che «SHOPIFY» non aveva una distintività accresciuta sufficiente a cambiare il risultato.
Cosa ho fatto
- Ho spostato il confronto dal vocabolario al prodotto: come e dove il segno compare nel software, cosa vede un commerciante quando lo usa, in quale contesto incontra «Shoppi» e in quale «Shopify». La confusione va valutata sul pubblico reale, professionisti con un livello di attenzione elevato.
- Ho raccolto le evidenze sull'uso della parola «shop» nel settore: marchi registrati, nomi di prodotto, interfacce. Una radice che usano tutti non può essere l'elemento dominante di nessuno.
- Ho impostato con i legali la tesi che ha retto in tutti i gradi: somiglianza limitata a un elemento non proteggibile, nessuna prova di distintività accresciuta dell'anteriorità, nessun rischio di confusione.
- Ho preparato i documenti tecnici per i procedimenti paralleli negli Stati Uniti e ho gestito in prima persona il portafoglio domini del gruppo, incluse procedure UDRP e URS.
Risultato
La divisione di annullamento respinge integralmente la domanda di Shopify; la Commissione di ricorso conferma nel febbraio 2021; il Tribunale dell'Unione europea, il 12 ottobre 2022, respinge il ricorso: nessun rischio di confusione, «SHOP» è un elemento descrittivo che riduce il peso della somiglianza fra i segni. Il marchio resta registrato e in uso. Lo stesso dossier tecnico ha servito, con adattamenti, i procedimenti paralleli negli altri uffici.
Cosa rifarei diversamente
- Avrei scelto il nome con un'analisi di anteriorità più severa. Una radice descrittiva, «shop», è difendibile, e lo abbiamo dimostrato, ma costa anni di procedimenti che un nome di fantasia non avrebbe attirato. Oggi lo dico a ogni cliente prima del deposito.
- Avrei costruito il dossier tecnico fin dal primo giorno, non dopo la prima opposizione: screenshot datati, versioni del software, materiali di marketing con data certa. Le prove si raccolgono quando nessuno le chiede ancora.
- Un contenzioso su quattro uffici richiede un registro unico di scadenze e seriali. L'ho fatto tardi; oggi è la prima cosa che preparo per un cliente.
Ricevi il PDF per email
Vuoi questo caso in PDF, da tenere o inoltrare?
Il PDF arriva per email entro un minuto, in allegato. Niente telefonate, niente sequenze automatiche.
Casi studio
Un marchio da difendere, o una perizia di controparte da smontare sul piano tecnico?
Scrivimi in dieci righe il segno, i servizi e lo stato del procedimento. Entro 48 ore ricevi un parere preliminare gratuito: cosa si può sostenere, quali prove mancano, preventivo.